Contribution d'IXAS Conseil - Séminaire sur le management de l'innovation La liberté de faire ou l’évaluation du risque technico juridique Cycle séminaires de formation '92-'98 Michel GAUCHERAND, Mandataire agréé, près de l'INPI, près de l’Office Européen des Brevets, près de l'OHMI IXAS Conseil 15 rue Emile Zola F-69002 Lyon Téléphone : (33) 4.78.37.75.16 Fax : (33) 4.78.92.88.58 E mail info@ixas-conseil.com L'industriel français (et plus généralement du Sud de l’Europe) pense trop souvent qu'il peut faire ce qu'il veut dans son domaine technique, voire utiliser impunément l'effort créatif de son environnement, sans se préoccuper des monopoles possibles. Cette attitude est très dangereuse. La sanction en est souvent brutale, même lorsque le contrefacteur est de bonne foi : en fait, un tel industriel n'a pas encore réalisé qu'il se trompe d'époque ; la mondialisation de l'économie engendre des zones de fortes expansions (telle que l’Asie), de dominance, (les USA) et des zones de récession. C'est pourquoi, la propriété industrielle s'impose aujourd'hui, comme un passage obligé, si l'Europe et ses Etats Membres, veulent conserver, sur le plan industriel, un minimum d’indépendance créative et de liberté de faire. Des outils existent, encore faut-il les mettre en œuvre et les utiliser à bon escient. Un premier outil : la veille technologique. Radar de l’entreprise Pour estimer le risque technico-juridique (c'est-à-dire jusqu'où ne pas aller) et saisir l'opportunité de liberté de faire, l'entreprise industrielle quelle que soit sa taille, a besoin de connaître l'activité mondiale de sa concurrence à travers les brevets existants : sans ce regard, l'entreprise est aveugle et peut devenir, sans le savoir, contrefacteur, Comme cela se pratique dans tous les pays industrialisés, l'entreprise (française) doit pratiquer une veille technologique efficace mais quantitativement raisonnable. Cette veille doit être sélective pour que le lecteur ne soit pas submergé, puis découragé par un excès de documents mal ciblés. Quelques cas récemment vécus illustreront ces propos. Premier exemple : une moyenne entreprise ne pratiquant pas la veille technologique, s'est vue pratiquement interdire la poursuite d'un procédé de fabrication d'un matériau polymère par un tiers étranger détenant en France un brevet couvrant ce procédé. Ce brevet, parce que d'une portée trop étroite, a permis de conduire une contre-offensive se manifestant par le dépôt d'un brevet de perfectionnement : les deux parties ont fini par se mettre d'accord et, aujourd'hui, ce procédé constitue à peu près 70 % du chiffres d'affaires de cette moyenne entreprise. Deuxième exemple : une PME de la région Rhône Alpes dispose de trois brevets constituant environ 60 % de son chiffre d'affaires. Il y a quatre ans, un tiers étranger, dans le même domaine, a voulu s'introduire sur son marché par utilisation de l'un de ses brevets. Un avertissement sévère lui a été adressé et ce tiers a cessé toute activité dans ce domaine, prétendant qu'il n'avait pas eu connaissance du dit brevet. Troisième exemple : une société française, très en pointe dans le domaine de l'outillage de précision, a cru pouvoir s'abstenir de protéger, par la prise d'un brevet, un traitement de surface d'un outil de coupe qu'elle prétendait pouvoir tenir secret. Trois années après, elle a eu la surprise de devoir solliciter une licence d'exploitation de sa propre invention qui avait été reprise par un tiers japonais et protégée par le dépôt d'une demande de brevet en France. La méconnaissance de la veille technologique ne lui avait pas permis de détecter en son temps la publication de ce brevet de tiers. Quatrième exemple : un groupe international de moyenne dimension, ne pratiquant pas la veille technologique, a vendu une unité de production "clé en mains" au Japon sans se préoccuper des éventuels droits de propriété industrielle dans ce pays. Cette vente était assortie du versement par l'acquéreur d'une redevance annuelle proportionnelle au chiffre d'affaires. A quelques jours de la mise en exploitation de cette nouvelle unité, un tiers japonais a fait valoir, contre l'acquéreur, des droits de propriété industrielle. Pendant une année, la production n'a pu se faire et la situation n'a pu être débloquée que grâce à une longue étude comparative entre les deux procédés qui a permis de faire apparaître un effet technologique spécifique à la technique française non décrit dans les brevets japonais. Un deuxième outil : le brevet de tiers mis en évidence par la veille technologique. Comment utiliser l'information qu'il procure ? Sait-on suffisamment bien : qu'une demande de brevet n'est pas le brevet délivré et que seul ce dernier donne la portée de l'invention à travers les revendications accordées qui sont souvent plus étroites que celles de la demande ; que le brevet a une portée territoriale précise. Par exemple, si une demande de brevet japonaise n'a pas été étendue à d'autres pays, l'objet de cette demande est exploitable par quiconque en dehors de ce pays - . qu'un brevet a une durée de vie juridique, (20 ans en France) qui peut être abrégée par son propriétaire par le non paiement dès annuités : le brevet, dans ce cas, est abandonné, tombe dans le domaine public et est exploitable par quiconque. ; qu'une demande de brevet peut être détruite par une action en opposition (par exemple en Europe); qu'en remontant à travers l'état de la technique décrite dans les brevets, il est possible de déceler une niche libre d'exploitation. Très récemment, une société a pu lancer sur le marché européen très concurrentiel un produit pour une application donnée, qui s'est trouvé libre d'exploitation grâce à la combinaison de deux brevets anciens, l'un américain de 1942, et l'autre français de 1960. Dès lors que les points essentiels, dont quelques uns viennent d'être évoqués, sont bien assimilés, la connaissance des brevets existants qu'ils soient du domaine public ou encore en état de monopole, permet de répondre à trois types de question essentielles pour l'avenir de l'entreprise : dans quelle direction conduire sa recherche ? L'objet souhaité, mis à l'étude, est-il complètement, partiellement ou non décrit dans les documents antérieurs ? Car il faut impérativement : éviter les investissements perdus par méconnaissance de créneaux déjà occupés, corriger la trajectoire de la recherche en direction des créneaux libres, et pouvoir éventuellement affirmer la nouveauté de l'objet souhaité. l'objet souhaité est-il brevetable ? Cet objet, confronté aux documents antérieurs, doit montrer sa "nouveauté absolue" et révéler son "activité inventive". S'il ne répond pas à ces deux critères, il relève d'un simple savoir-faire non brevetable. l'objet souhaité, qu'il soit brevetable ou non, est-il libre d'exploitation industrielle ? En effet, au terme de la recherche, l'objet souhaité doit être confronté à deux questions est-il dépendant de droits de tiers (brevets de la concurrence) parce qu'il est un perfectionnement ou une sélection d'une invention, antérieure ? ou est-il libre d'exploitation parce qu'il offre par lui-même un monopole sans dépendance ou qu'il relève d'un simple savoir-faire, de publications ou de brevets tombés dans le domaine public ? Ainsi, la maîtrise d'une veille technologique, bien ciblée et d'une bonne utilisation des brevets trouvés peut permettre à l’entreprise industrielle d’évoluer, avec plus de liberté, dans la conquête de son marché, en minimisant les risques de devenir un contrefacteur sans le savoir. Michel Gaucherand, Mandataire agréé, près de l'INPI, près de l’Office Européen des Brevets, près de l'OHMI IXAS Conseil © Tous droits réservés 2003 - IXAS Conseil